人马未动,粮草先行—浅谈商标的国际注册的途径
240


“凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮。则内外之费,宾客之用,胶漆之材,车甲之奉,日费千金,然后十万之师举矣。”这是我国著名的兵书《孙子兵法》中 “作战”中的一段文字,说的直白点,意思就是“人马未动,粮草先行。”

随着中国改革开放的深入,全球经济一体化进程的逐步推进,中国的企业与海外的交流越来越多,中国的品牌逐渐在国际市场崭露头角、逐渐为各国消费者认知接受。此时,一个尖锐的问题摆在了中国的企业家们面前,如何保护商标知识产权,如何在参与国际市场的竞争中不输在起跑线上?2005年海信公司“HiSense”在德国被抢注,后续通过法律及外交手段的介入,海信才在当地重获商标权利。2007年中华老字号“王致和”在德国被抢注,经过企业的积极维权,德国法院最终裁定抢注者对侵权行为承担直接责任。此外,中国有大量知名商标诸如“竹叶青”“英雄“”中华“等商标均在国外遭遇过抢注。使企业在开拓国际市场时举步维艰,不得不更换商标名称或向当地的商标权利持有人交纳一定费用以获得在当地销售商品的授权。为避免自己辛苦创造的商标,努力获得的商誉被他人抢注,中国的企业就应当在企业发展到一定阶段的时候主动在国外可能的目标销售地域申请商标注册,牢牢把握住商标知识产权保护的主动权。

目前,中国的企业向国外申请商标注册的途径主要有以下两种方式:第一、 马德里商标国际注册:通过国家知识产权局商标局同时向部分或全部成员国提出。截止到2021年9月,马德里联盟共有109个成员国及地区。第二、 按巴黎公约或双边协议或对等原则,申请人单独向某一国家提出注册申请。

一、马德里商标国际注册,是指根据《商标国际注册马德里协定》及《商标国际注册马德里协定有关议定书》规定的程序办理国际商标注册。申请人通过世界知识产权组织的国际局向马德里协定或议定书成员国申请注册,手续简单方便、省钱。申请人可以就一个商标,递交一个申请,按国家数缴纳费用,在马德里协定和议定书成员国范围内指定商标保护的国家。

通过马德里程序注册商标的优点是: 1、手续简便,商标申请人可仅通过向主管局提交一份申请而在多个被指定国同时获得商标保护,申请手续简便。 2、费用低廉, 商标申请人在马德里所有成员国就一个类别申请商标注册所需的费用是逐一国家申请注册所需费用的1/12~1/11。    3、时间相对快捷, 从国际注册日起,如果被指定国在规定的期限内(依照协定为12个月,依照议定书为18个月)没有向国际局发出驳回通知,该商标将在该指定国得到保护。

但是通过马德里程序申请商标国际注册也有明显的缺点: 1、注册国家的局限性, 马德里联盟成员国截止目前仅有89个,一些同我国贸易联系密切的国家,以及一些新兴经济体尚未加入马德里协定或议定书。我国企业无法通过马德里国际注册途径在这些国家或地区取得商标保护。 2、要求以国内申请/注册为基础 ,马德里程序国际注册必须以国内商标申请/注册为基础。在《马德里协定》项下,申请必须基于相同商标的国内注册或初步申请公告;在《马德里议定书》项下,申请必须基于相同商标的国家注册申请,因此,在申请的时间上有一定的限制。 3、注册效力的不稳定性, 由于国际注册要求以国内申请/注册为基础,五年后才能与原属国的注册脱钩,因此一旦原属国的注册在五年内被撤销,国际注册也随之将被撤销,这一情况又被称之为"中心打击原则"。

二、逐一国家注册(单个国家注册)

逐一国家注册是指申请人通过代理人或经销商或其他方式,直接到国外一个国家或一个地区办理商标注册。一般来讲,我国企业可以到巴黎公约成员国或与我国签订有商标注册互惠协议的任一国家提出商标注册申请。

与马德里程序不同,不同国家的商标法及实行的商标注册程序一般都有所不同。有些国家采用“使用在先”原则,而有些则使用“注册在先”原则。注册所需的整个周期各不相同,短的如法国等国家只需几个月的时间,长的则需5-6年。另外,各个国家的商标使用有效时限各不相同,且使用过程中的要求也不相同。

通过逐一国家程序申请商标注册,在申请文件的准备上,有的递交一份国外商标注册申请文件及标样即可,根据不同国家的不同商标注册程序,有些国家又需要申请注册人委托其本国商标代理人代理一切商标注册事宜,有些国家又需要申请注册人所属国家外事处的公证认证。虽然通过逐一注册的程序在申请手续上相对繁琐,费用也相对较贵。但是,由于逐一国家注册申请对基础注册基本没有要求,这使得商标申请工作更容易开展,申请程序也相对较为灵活。

内到外的国际商标注册程序还有通过地区性公约组织提交申请,以获得该组织成员国的商标保护(如欧盟商标、非洲知识产权组织等),但因通过区域组织申请相对较少在此不作赘述。

关于国内企业在国外的商标知识产权保护,我们的建议是主动出击比被动保护要好的多,在企业发展到一定阶段即对企业自身商标的海外注册布局,尽早的开展注册申请,在企业开拓海外业务时就不会为商标所累。

 

作者:

李  嵘 上海兰迪(南京)律师事务所高级合伙人、律新社《精品知识产权法律服务品牌指南(2023)》精品知产律师

曹春武 上海兰迪(南京)律师事务所高级合伙人、中国贸促会商业行业委员会RCEP首批专家库成员、南京市律师协会仲裁与调解专业委员会副主任

  • 分享: