从“HONDA案”看我国涉外定牌加工商标侵权的司法认定
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涉外定牌加工模式

定牌加工(Original Equipment Manufacturer,“OEM”)是一种贸易加工模式,也被称为“贴牌加工”、“代工生产”等。在国际贸易环境中,通常是指境外委托人委托国内产商,在特定三来业务(来料、来样加工或来件装配)中,将委托方提供的商标标识加贴在厂商生产加工的产品上,之后将全部产品交回委托方销售的生产经营方式。这种生产方式十分常见,体现了商标的经济价值,使得委托方不必新设工厂、购买设备,也能扩大产能、提高市场份额。

HONDA案与上述国际贸易定牌加工有关。

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海关保护商标措施

涉外定牌加工必然涉及加工后产品出口。《知识产权海关保护条例》第三条规定,“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口…”据此,如果贴牌产品上的商标有商标侵权问题,则该等产品在出境时将面临海关的调查和处理。

海关调查主要分为依申请与依职权两种。如果商标权人自己发现侵权嫌疑货物即将进出口,可以主动向货物进出境地的海关申请扣留货物。海关如扣留侵权嫌疑货物,可暂不进行调查,待商标权人首先就侵权纠纷向人民法院起诉,再根据法院审理的具体情况处置有关货物。

如果境内商标权利人已在海关总署备案,海关也可依职权主动识别侵权嫌疑货物并通知商标权人。需要注意的是,尽管海关可依职权采取行动,但商标权人仍需在接到海关通知后立即申请扣留货物并提供担保,海关才会进一步扣留涉嫌侵权货物并启动调查。

海关调查结果可能为:

1) 若认定侵权,海关将没收货物,并处行政处罚;

2) 若认定不侵权,海关将放行货物;

3) 若无法认定是否侵权,海关会通知商标权人,商标权人需及时向人民法院提起诉讼主张相应权利,若商标权人怠于提出诉讼,则海关也将在法定时限期满后放行货物。

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涉外定牌加工构成商标侵权的风险

在涉外定牌加工模式下,境内厂商在产品上贴附的往往是境外企业的商标。而商标权具有地域性,即商标专用权仅在注册区域内得到保护,非注册国对非注册商标没有保护义务。在涉外定牌加工模式下,有可能境外委托方只在境外注册过商标,而并没有在中国对贴牌商标加以注册。

如贴牌商标未在国内注册,而该商标又与中国境内已经注册的商标相同或近似,且该加工产品与该注册商标核定使用的商品相同或者类似,那么境内代工企业生产贴牌商品是否构成商标侵权?

答案是贴牌厂商有可能面临此类风险。

《商标法》第五十七条第二项规定:

“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;…”

从以上规定来看,首先,构成商标侵权需要“使用”商标,而“商标使用”在商标法下有特殊含义:

《商标法》第四十八条规定:

“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。”

据上,《商标法》规定的“商标使用”情形非常广泛。从字面上看,“贴牌”行为本身可以构成“商标使用”。但是,由于前文我们提及,商标侵权应当造成“容易导致混淆的”实际效果。如果贴牌产品不在中国境内销售,境内的消费者并不接触到贴牌商品,是否就不会导致混淆,贴牌行为是否就不构成商标侵权?

HONDA一案提供了中国法院对上述问题的思考角度。

HONDA案

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案件事实

HONDA案中,被告缅甸美华公司委托重庆恒胜集团有限公司(“恒胜集团公司”)加工生产贴附“HONDAKIT”标识的摩托车散件,再将产品全部出口至缅甸,具体加工活动由恒胜集团公司的子公司,重庆恒胜鑫泰贸易有限公司(“恒胜鑫泰公司”,与恒胜集团公司合称“恒胜公司”)安排。“HONDAKIT”商标并未在中国境内注册 。

原告本田技研工业株式会社(“本田株式会社”)是一家专业生产摩托车等产品的大型跨国企业,经中国商标局核准注册“HONDA”等三枚涉案商标,核定使用在摩托车等商品上。

恒胜鑫泰公司在中国境内申报代工产品出口时,中国海关认为产品涉嫌侵犯本田株式会社的商标,遂向本田株式会社发出通知。

收到通知后,本田株式会社向海关书面申请采取知识产权保护措施。海关经调查后,难以认定该批摩托车是否构成侵权,本田株式会社遂向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院起诉恒胜公司侵犯其商标权。

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法院判决

一审法院认定恒胜公司构成侵权,判决其停止侵权,并赔偿本田株式会社经济损失人民币30万元。恒胜公司不服一审判决,向云南省高级人民法院提起上诉。

二审法院认为,本案被诉行为属于涉外定牌加工行为,不构成商标侵权,判决撤销一审判决,驳回本田株式会社的诉讼请求。本田株式会社不服二审判决,向最高人民法院申请再审。

最高院再审判决撤销二审判决,维持一审判决,并重新认定分析了有关的法律适用问题。案件的主要争议焦点如下。

1. 恒胜公司的被诉侵权行为是否属于涉外定牌加工

最高院确认了二审法院认定恒胜公司的被诉侵权行为属于涉外定牌加工的结论。二审法院的认定依据包括:

1) 恒胜鑫泰公司与美华公司之间合同条款符合定牌加工的定做条件;

2) 涉案承揽加工的产品全部交付定作方,不进入中国市场;

3) 境外权利人具有相应商标权且授权恒胜集团公司生产本案的涉外定牌加工产品。

2. 被诉侵权行为是否构成商标使用行为

二审法院认为,恒胜公司使用涉案图标的行为不属于商标法意义上的商标使用行为,其认为商标法所规定的“使用”具有“在商业活动中用于识别商品的来源”的前提性要求。案涉商品全部出口至缅甸,不进入中国市场参与“商业活动”,中国境内的相关公众不可能接触到该产品,不可能在中国境内起到识别商品来源的作用,被诉侵权行为也就不属于商标法意义上的商标使用行为。

再审程序中,最高院未认可二审法院的上述观点,并最终认定被诉侵权行为构成商标使用行为。 

最高院从两个角度反驳了二审法院的论述:

1) 首先,商标使用行为是一种客观行为,是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释,不应该割裂某一行为而只看单个环节。在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用商标,只要具备区别商品来源的可能性,就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”,不论其是否符合商品提供者与商标权利人的共同意愿,也不论消费者能否正确识别商品的来源。

2) 其次,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定,商标法中的“相关公众”除被诉侵权商品的消费者外,还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且,随着电子商务和互联网的发展,即使被诉侵权商品出口国外,亦存在回流国内市场的可能。同时,随着中国经济的不断发展,出国旅游和消费的人数众多,存在接触和混淆“贴牌商品”的可能性。

3. 被诉侵权行为是否构成商标侵权

最高院认为,侵犯商标权本质是对商标识别功能的破坏,从法律规定来看,商标侵权行为的归责原则应当属于无过错责任原则,不以造成实际损害为侵权构成要件。即“容易导致混淆”不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品,也并不要求混淆的事实确定发生。

本案中,恒胜公司在被诉侵权的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形,并且突出增大“HONDA”的文字部分,缩小“KIT”的文字部分,同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色,与本田株式会社请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标。被诉侵权行为构成商标的使用,亦具有造成相关公众混淆和误认的可能性,容易让公众混淆。因此,恒胜公司的行为构成商标侵权,依法应当承担停止侵权、赔偿损的民事责任。

典型意义

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裁判思路的改变与深化

在HONDA案以前,最高院曾在(2014)民提字第38号(“PRETUL案”)与(2016)最高法民再339号(“东风案”)两例类案中,判决国内贴牌代工企业的行为不构成商标侵权。

  • PRETUL案:涉外定牌加工行为不属于商标使用行为

在PRETUL案中,最高院从商标法条文字面出发,认为涉外定牌加工行为不属于识别商品来源的行为,即不属于商标法意义上的商标使用,也就不会构成商标侵权。最高院在该案中认为,涉外定牌加工产品不在中国市场销售,不会在我国领域内发挥商标识别功能,加工企业使用“PRETUL”标志的行为,在中国境内仅属物理贴附行为,并不具有识别商品来源的功能,因此不能被认定为商标意义上的使用行为,不构成商标侵权。

  •  东风案:除加工方未尽到合理注意义务,或者给商标权人造成实质性损害的之外,涉外定牌加工不具有混淆可能性,不构成商标侵权

在东风案中,最高院认为商标的基本功能是用于识别或区分商品或服务的来源。如商标使用行为不旨在识别或区分来源的,则不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆,不构成商标法意义上的侵权行为。因此,除非有相反证据显示加工方未尽合理注意义务,对境内的商标权造成了实质性损害,一般情况下不宜认定其行为构成商标侵权。

  • HONDA案:涉外定牌加工并非商标侵权的除外情形

从PRETUL案到东风案,再到HONDA案,可以看出,最高院对于同一问题的观点随经济发展而与时俱进,从最初直接认定涉外定牌加工行为不构成商标侵权,到之后的个案个判,不再将这一生产加工模式固化地理解为构成或者不构成商标侵权行为,足以看出我国司法一手抓知识产权保护、一手抓经济贸易稳定,两手均要硬的司法策略。具体而言:

最高院在HONDA案中的裁判思路,进一步厘清了我国司法实践对涉外定牌加工商标侵权争议的判罚尺度。涉外定牌加工贸易是我国对外贸易的重要模式,随着我国经济发展方式的转变和经济实力的提升,对于涉外定牌加工商标侵权问题的认识也在不断变化和深化。

最高院强调,人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件时,要正确反映“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向,强化知识产权创造、保护、运用,积极营造良好的知识产权法治环境、市场环境、文化环境,大幅度提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力。在司法实践中,不能简单、固化地把某种贸易方式视作不侵犯商标权的除外情形,否则就违背了商标法上商标侵权案件依事实个案个判的基本规则。

当然,需要注意的是,HONDA案也不宜被解读为涉外定牌加工一定构成商标侵权。最高院在该案中重点分析了“HONDAKIT”的具体样式,以论证该标识与注册商标之间的相似性。可以看出,涉外定牌加工所贴附的商标与境内注册商标的相似性仍然是法院需要重点考虑的问题。也就是说,商标是否侵权,仍然需要考察其是否会引起混淆,个案中情况不尽相同,法院的裁判结果也可能不同。

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警示与指引

HONDA案判决对于今后委托他人贴牌生产的境外委托人和从事涉外定牌加工的国内企业,均有重要参考价值。

境外商标权利人在委托国内代工企业定牌加工生产之前,应积极在国内注册商标,并就国内商标注册情况进行查询,如遇他人抢注商标的情况,应快速采取应对措施,通过提出商标无效、撤销等救济方式,维护自身合法权益。

而国内代工企业在接受海外订单时,也应当审慎行事。除了需要审查代工产品贴附的商标是否拥有境外商标权利人的合法授权外,还应当核实国内是否存在与其权利相冲突的注册商标。尤其是对于知名度较高的商标,代工企业需要尽到合理的注意义务,规范涉外定牌加工行为,莫让定牌加工成为商标侵权的保护伞。


实务导师介绍

赵芳律师是上海市允正律师事务所的主任合伙人。赵律师执业已逾二十年,她曾代表客户在最高人民法院、各省和直辖市高级人民法院和国内其他各级地方法院处理数百起诉讼案件。她曾代表客户在最高人民法院、各省和直辖市高级人民法院和国内其他各级地方法院处理数百起诉讼案件。赵芳律师是香港国际仲裁中心(HKIAC)、中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)、北京仲裁委员会(BAC)、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)和廊坊仲裁委员会的在册仲裁员,同时还是经伦敦ADR-ODR 国际调解中心认证的调解员。



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